Если лицо сотрудничало с правообладателем торговой марки, его действия по регистрации такого обозначения на себя должны проверяться через призму добросовестности.
Если лицо, сотрудничавшее с владельцем бренда, регистрирует на себя торговую марку, суды должны проверять не только формальную структуру правоотношений, но и то, не имело ли место злоупотребление правом и обход требований Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу об оспаривании украинской регистрации торговой марки, которая, по утверждению истца, была оформлена на имя его украинского бизнес-партнера без разрешения владельца бренда.
Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, подчеркнув, что понятия «агент» или «представитель» в понимании статьи 6 septies Парижской конвенции нельзя толковать слишком узко.
Обстоятельства дела
Гражданин Молдовы обратился в суд с требованием признать недействительным свидетельство Украины на торговую марку, зарегистрированную в 2019 году на имя гражданина Украины. Истец утверждал, что именно ему принадлежат права на международные регистрации соответствующего бренда, который используется группой связанных компаний в нескольких странах.
По его словам, ответчик возглавлял украинскую компанию, которая на основании договора реализовывала продукцию под соответствующей торговой маркой на территории Украины. В рамках такого сотрудничества компания получила право использовать коммерческое наименование, логотипы и торговые марки для продвижения продукции на украинском рынке.
Однако в 2017 году ответчик подал заявку на регистрацию аналогичного обозначения как собственной торговой марки в Украине, а в 2019 году получил соответствующее свидетельство. Впоследствии это стало препятствием для предоставления правовой охраны международной торговой марке истца в Украине, поскольку Укрпатент сослался на существование ранее зарегистрированного сходного знака.
Истец считал, что такая регистрация противоречит статье 6 septies Парижской конвенции, которая предусматривает право владельца торговой марки требовать отмены регистрации, если агент или представитель зарегистрировал знак на свое имя без его согласия.
Что решили суды первой и апелляционной инстанций
Печерский районный суд Киева, а затем и Киевский апелляционный суд отказали в удовлетворении иска.
Суды исходили из того, что договорные отношения существовали между молдавской и украинской компаниями, тогда как торговая марка была зарегистрирована на физическое лицо. По их мнению, истец не доказал существование агентских или представительских отношений непосредственно между ним и ответчиком как физическими лицами.
Кроме того, суды указали, что истец не воспользовался возможностью подать возражения во время рассмотрения заявки на регистрацию спорной торговой марки.
Позиция Верховного Суда
Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда не согласился с такими выводами.
Суд подчеркнул, что в сфере интеллектуальной собственности, так же как и в других частноправовых отношениях, действуют принципы добросовестности и запрета злоупотребления правом. Лицо не может использовать формальные юридические конструкции для обхода правил, направленных на защиту прав другого субъекта.
Верховный Суд отдельно подчеркнул, что понятия «агент» и «представитель» в статье 6 septies Парижской конвенции не должны толковаться исключительно через призму национального гражданского или хозяйственного законодательства. Такие понятия могут охватывать и дистрибьюторов, распространителей продукции и других коммерческих партнеров, состоящих в договорных отношениях с владельцем торговой марки и обязанных действовать в его интересах.
Суд также обратил внимание на практику Суда справедливости Европейского Союза, согласно которой понятие агента или представителя должно толковаться широко и может охватывать различные формы коммерческого сотрудничества, порождающие отношения доверия и лояльности между сторонами.
Почему Верховный Суд отменил решение
По мнению кассационной инстанции, предыдущие суды фактически ограничились формальным выводом о том, что договор был заключен между юридическими лицами, и не исследовали другие важные обстоятельства дела.
В частности, они не дали надлежащей оценки доводам истца о том, что ответчик являлся руководителем украинской компании-дистрибьютора, владел 100% долей в ее уставном капитале и через эту компанию участвовал в реализации продукции под соответствующей торговой маркой в Украине. Также суды не проверили утверждение о том, что компания действовала на основании договора, предусматривавшего использование бренда для продвижения продукции на украинском рынке.
Верховный Суд отметил, что лицо, которое одновременно является руководителем общества и владельцем 100% его доли, при определенных обстоятельствах не может автоматически рассматриваться как обычный покупатель или клиент правообладателя торговой марки. Если приобретение прав на торговую марку осуществляется с целью обхода требований статьи 6 septies Парижской конвенции, такие действия могут свидетельствовать о недобросовестности и злоупотреблении правом. Вместе с тем Верховный Суд не устанавливал наличие таких обстоятельств в данном деле, а лишь указал на необходимость их надлежащего исследования при новом рассмотрении.
Отдельно кассационный суд подчеркнул, что право лица оспорить свидетельство на торговую марку в суде не зависит от того, подавало ли оно возражения на стадии экспертизы заявки. Сам факт неподачи таких возражений не может лишать лицо права на судебную защиту.
Что решил Верховный Суд
Верховный Суд пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций неполно исследовали обстоятельства дела и преждевременно отказали в удовлетворении иска.
Суд кассационной инстанции указал, что для правильного разрешения спора необходимо установить реальный характер взаимоотношений между сторонами, выяснить, могли ли они подпадать под понятие агентских или представительских отношений в понимании статьи 6 septies Парижской конвенции, а также оценить действия ответчика через призму принципов добросовестности и недопустимости злоупотребления правом.
В связи с этим Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решение Печерского районного суда Киева и постановление Киевского апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом вопрос о действительности или недействительности спорного свидетельства на торговую марку по существу еще не решен.
Правовой вывод Верховного Суда
В этом деле Верховный Суд фактически сформулировал важный подход к применению статьи 6 septies Парижской конвенции. При рассмотрении споров о регистрации торговых марок лицами, сотрудничавшими с правообладателем бренда, суды должны оценивать не только формальную структуру договорных отношений, но и реальный характер коммерческого сотрудничества, наличие отношений доверия и лояльности между сторонами, а также проверять, не использовалась ли корпоративная структура для обхода требований международного права и недобросовестного приобретения прав на торговую марку.
